涉外定牌加工也可能侵犯商标权 ——评最高人民法院改判本田“HONDA”商标案

基本案情：

重庆恒胜集团有限公司（下称“恒胜集团”）接受缅甸美华公司委托进行承揽加工，生产220套摩托车散件。

缅甸公民吴德孟昂在缅甸享有“HONDAKIT”商标权，并担任缅甸美华公司的常务董事，吴德孟昂授权恒胜集团在相应商品上贴附“HONDAKIT”商标，而重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（恒胜集团的子公司，下称“恒胜鑫泰”）代办相关商品的报关出口事宜，将相关商品全部出口至缅甸。

本田株式会社（下称“本田”）在中国境内注册有“HONDA”商标，2016年9月，本田以恒胜集团、恒胜鑫泰侵犯其注册商标专用权为由起诉，请求法院判令恒胜集团、恒胜鑫泰立即停止侵犯其商标专用权的行为，并赔偿经济损失人民币300万元。

再审判决：

最高人民法院认为[i]，在相应商品上贴附“HONDAKIT”标识的行为属于“商标性使用”，亦具有造成公众混淆和误认的可能性，侵害了本田的注册商标专用权。

撤销二审民事判决，维持一审民事判决，即：

1. 判令恒胜集团、恒胜鑫泰立即停止侵犯本田注册商标专用权的行为；

2. 判令恒胜集团、恒胜鑫泰赔偿本田经济损失人民币300万元，恒胜集团、恒胜鑫泰对该赔偿责任承担连带责任；

3. 判令恒胜集团、恒胜鑫泰承担案件所有诉讼费用。

审判观点：

1. 涉外定牌加工中在商品上贴附商标的行为构成“商标性使用”，即便商品全部出口。

在生产制造或加工的商品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定属于商标法意义上的“商标性使用”。理由在于，虽然商品出口至国外，不在中国境内销售，但：

(1)     中国《商标法》下的相关公众，不单单只指消费者，被诉侵权商品的营销密切相关的经营者仍可能接触到商品；

(2)     随着电子商务和互联网的发展，即使商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能；

(3)     随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“定牌商品”也存在接触和混淆的可能性。

2. 不能把“涉外定牌加工方式”简单的固化为不侵犯商标权的除外情形。

商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专有权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于中国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。

笔者分析：

提到涉外定牌加工商标侵权案件，很多人会想到最高人民法院分别于2015年11月20日以及2017年12月28日再审的“PRETUL”案[ii]以及“东风”案[iii]。根据该两案的审判观点，涉外定牌加工中，若国内厂商加工的商品全部出口至国外，并不在中国市场上流通销售，则在商品上使用相关“标识”的行为不被认定为商标意义上的使用行为，也因此不构成商标侵权。

但是本案中，最高人民法院的审判观点却否定了上述观点，而类似的审判观点并非第一次出现。在2017年4月21日的“PEAK”案[iv]中，上海知识产权法院就认为随着互联网经济的发展以及网上贸易市场的全球化，国内消费者可以在电商网站上搜索在其他国家市场的商品并进行网购，故即便出口商品不在中国境内销售，也难以避免国内消费者通过各类电商网站接触到已出口至境外的商品及其标识，必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认问题，此种情况下商品上的标识会起到识别商品来源作用。

以上司法审判观点的变化，无疑撕开了原本挡在涉外定牌加工面前的保护纸。同时，笔者认为新的审判观点的确立也将使得涉外定牌加工商标侵权案件转向更加注重——提供生产、加工和相关服务的一方是否尽到了合理的“审查注意义务”。

从本案以及“PEAK”案中可以注意到一点，即无论本案还是“PEAK”案，都存在实际贴附在商品上的涉案商标和其在国外注册的商标不一致的情况，即贴附在商品上的涉案商标与其在国外注册的商标相比，在字体颜色、样式、大小上均产生了变化。

以本案为例，贴附在商品上的“HONDAKIT”标识，相较于在国外注册的“HONDAKIT”商标，字体颜色被改变，同时突出了“HONDA”部分，使得“HONDA”成为了主要识别部分。也正因为上述商标使用形态的变化最终被法院认定与本田的注册商标“HONDA”构成了近似，造成公众混淆和误认的可能性。

应对建议：

鉴于司法观点的变化，为了避免商标侵权的风险，在涉外定牌加工模式下，提供生产、加工和相关服务的一方除了应提前对国外商标授权和使用的合法性（包括合法的注册商标证明，合法的授权，相关商标能够合法地使用在相关商品上等）进行审查外，还应提前对国外商标的使用形态进行审查。而国外商标使用形态的审查则具体体现在：

1. 确保拟贴附或者通过其他方式使用在商品上的“标识”和其在国外注册的商标的一致性；

2. 若拟贴附或者通过其他方式使用在商品上的“标识”若和其在国外注册的商标不一致，则应进一步对在中国境内已注册和已具有一定知名度的商标进行调查，以确保该使用形态的变化不会与在中国境内已注册和已具有一定知名度的商标构成相同或者相似，不会造成混淆和误认的可能性。

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